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从《中美经贸协议》看地理标志与通用名称

2020年1月15日,中美双方签署《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》,简称《中美经贸协议》。《中美经贸协议》的第一章内容就是关于“知识产权”,其中地理标志作为独立的一节出现,体现了地理标志作为知识产权的重要地位。

《中美经贸协议》第六节关于地理标志部分不论在总则还是在具体条款中都涉及到了通用名称问题,包括总则中规定“为依赖商标或使用通用名称的对方的出口产品提供公平的市场准入”,第1.15条“不会减损使用商标和通用名称出口至中国的美国货物和服务的市场准入”,第1.16条“中国应确保:(一)主管部门在确定某一名称在中国是否为通用名称时,考虑中国消费者如何理解这一名称”和“(二)任何地理标志,无论是否根据国际协议或其他方式被授予或承认,都可能随时间推移而变成通用名称,并可能因此被撤销”,以及第1.17条“双方应确保,如果受到一方地理标志保护的复合名称中的单独组成部分是通用名称,该部分应不受该方地理标志保护”等。[1]

从上述规定可以看到,美方对地理标志和通用名称问题予以高度关注,并做出了对地理标志保护的限定,特别是针对通用名称的情况。

那么,中美两国对通用名称和地理标志的认识和保护有什么不同?地理标志与通用名称具有怎样的关系?我国现行法律法规相关规定与《中美经贸协议》是否一致?

一、通用名称

根据《中美经贸协议》,通用名称(generic terms)即常用名称(common names):“一方可将‘通用’这一术语视为与‘在通用语言中,惯用于相关货物的常用名称’同义”。

1、美国对通用名称的认定

根据美国商标法律和实践,商标最基本的要求是具有显著性,能够区别商品来源。根据显著性的高低,一般可以将标识分为五类:(1)臆造标识,(2)任意标识,(3)暗示性标识,(4)描述性标识,(5)通用名称。前三类标识具有固有显著性,本身具有商标的识别作用,可以作为商标获得注册和保护。第四类单纯描述性的标识不具有固有显著性,本身不提供识别信息,需要通过使用取得第二含义,也称获得显著性,产生识别作用后,才可能取得商标注册。通用名称则完全不具有显著性,无法作为商标注册。

通用名称是指或已经被认为是指特定产品种类的名称。由于通用名称指向的是产品而非其来源,不具有识别产品来源的功能,因此完全不具有显著性,不可以取得注册,也不能获得保护。在J. Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx and Company案判决中,法官认定,“第二含义的证据可能使‘仅仅描述性’的名称注册为商标,但是不能使通用名称变成商标。不管通用名称的使用者投入了多少金钱和努力来促进商品的销售以及在获得公众认知上获得了多大的成功,都不能剥夺产品的竞争者使用这个产品名称的权力”。[2]

同时,美国商标法第十四条规定,任何时候一个注册商标在使用中变成了其全部或部分注册商品或服务上的通用名称,那就会在相关商品服务上被撤销注册。

因此,在美国,通用名称不论何种情况都不可能作为商标取得注册,也不能得到任何保护。原因在于允许一个公司享有该名称的专用权就会使其他竞争者处于严重的竞争劣势,这是不公平的,也不利于市场的健康竞争。

2、中国对通用名称的认定和保护

根据《中华人民共和国商标法》第十一条第二款规定:“前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册”。前款即第一款规定了三项情形,包含第一项的通用名称等、第二项的仅仅直接描述性的标志以及第三项的其他缺乏显著性的标志等。因此,根据该条款,与仅仅直接描述性的标志一样,通用名称如果通过使用获得显著性并便于识别,即可以作为商标注册。

2017年3月1日起施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件干问题的规定》(法释〔2017〕2号)第十条规定,“诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的,人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第(一)项所指的通用名称”。“对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,人民法院可以认定为通用名称”。

同时,《商标法》第四十九条第二款规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。《商标法》第五十九条规定,注册商标中含有的本商品的通用名称,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

二、地理标志(Geographical Indications)

《与贸易有关的知识产权协议》简称“TRIPS协议”第22条规定:本协定所称“地理标志”是表明某一货物来源于一成员的领土或该领土内的一个地区或地方的标记,而该货物所具有的质量、声誉或其他特性实质上归因于其地理来源。

因此,地理标志产品要求产品不仅来源于特定的地区,而且该产品应该在质量等特质上与来自其他地区的产品有所不同。根据TRIPS协议,不真实的、误导公众的地理标识的使用是禁止的。同时,含有地理名称的标识如果已经成为通用名称,就不可以取得注册或获得保护。TRIPS协议并不要求一个成员国必须接受另一个成员国的地理标志。

1、美国对地理标志的保护

美国商标法第四条规定,地理标志可以作为集体商标或证明商标取得注册。

美国没有专门的地理标志产品名称保护制度,地理标志一般是作为集体商标或证明商标,通过商标法来保护的。如用来标识产自法国ROQUEFORT(罗克福)的奶酪(由蓝纹菌羊奶制成的产品),“ROQUEFORT”可以作为奶酪产品上的证明商标取得注册并获得保护。

美国商标法要求,证明商标的作用是证明产品的质量或地理来源,因此,其所有人必须控制商标的使用以确保使用商标的产品事实上符合商标应该证明的特征。与商品商标和服务商标类似,即便没有取得注册,集体商标和证明商标也是可以受到保护的。在CANADIAN MIST AND COGNAC商标异议案中,美国专利商标局就承认了使用在产自法国COGNAC(干邑)地区的白兰地上的 COGNAC是一个普通法意义上的证明商标,并据此支持了法国政府机构基于该证明商标对CANADIAN MIST AND COGNAC商标所提出的异议[3]

2、中国对地理标志的保护

《中华人民共和国商标法》第十六条第二款规定,地理标志是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。

我国目前主要有两种方式对地理标志进行保护。一是向国家知识产权局商标局申请注册地理标志集体商标(如法国国家干邑行业管理局在葡萄蒸馏酒上注册的“Cognac”商标),或者地理标志证明商标(如墨西哥特其拉管理委员会在龙舌兰酒上注册的“Tequila”商标),依据商标法获得保护。二是向地理标志的主管机关国家知识产权局(2018年以前是国家质检总局)提交“地理标志产品保护申请”,依据《地理标志产品保护规定》进行保护。对于国外地理标志产品,国家知识产权局依据《国外地理标志产品保护办法》统一管理国外地理标志产品在华保护工作。在中国获得保护的地理标志产品名称统一使用“中华人民共和国地理标志专用标志”。各级知识产权管理部门依据职能对地理标志产品实施保护。

在实践中,很多地理标志在注册为地理标志产品名称的同时也作为集体商标或证明商标取得了商标注册。

三、地理标志与通用名称

1、美国的情况

如前所述,在美国,通用名称在任何情况下都不能取得注册,也不能获得保护。注册商标如果在使用中变成通用名称,就会被撤销注册。

有些地理标志证明商标会被挑战是通用名称,而非证明产品的地理来源。比如奶酪上的ROQUEFORT(罗克福)商标和白兰地上的COGNAC(干邑)商标都曾经受到通用名称的挑战。有些商标如SWISS CHEESE就已经在美国被认为是通用名称。

在COGNAC案中,美国专利商标局阐述了有效的地理标志证明商标与通用名称的不同:判断一个标志是可以保护的地理标志证明商标,而非不受保护的产品通用名称,问题的关键不是公众是否明知标志使用背后的商标的证明功能,而是公众是否明白使用该标志的产品仅仅来自于其所标识的区域。如果事实上该标志由证明者所控制并且限定在符合证明者地理来源标准的产品上使用,并且购买者明白该标志仅仅指向该特定区域生产的产品,而非其他地域生产的产品,那么该标志就具有证明商标功能。成文法和案例法均不要求购买者明确知晓该标志的证明功能。也就是说,地理标志证明商标不会被认为变成了特定产品的通用名称,除非它丧失了作为标识产品地理来源的作用,比如已经使用在该地理标志所标识的地域以外的其他地区的商品上。[4]

2、中国的情况

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定,“对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,人民法院可以认定为通用名称”。根据该司法解释,地理标志作为“由于地理环境等原因形成的相关市场固定”的名称属于通用名称”。

在“沁州黄”案中,最高人民法院认定:

关于二审判决认定"沁州黄"为通用名称是否有事实和法律依据的问题。…约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,可以认定为通用名称。…"沁州黄"能够反映出一类谷子(米)与其他谷子(米)的根本区别,符合通用名称的要求。

…依据本案再审审查阶段查明的事实,国家质检总局2013年第22号公告,通过了对檀山皇基地公司提出的沁州黄小米地理标志产品专用标志使用申请的审核,并给予注册登记。"沁州黄小米"作为地理标志产品进行保护,意味着任何符合该标准的企业和个人都可获得平等准入和保护,并不能为任何企业和个人所专有。[5]

从司法解释以及最高人民法院做出的判决出可以看到,在我国,通用名称的定义很宽泛,地理标志被认为属于通用名称。

四、问题与建议

1、存在的问题

在司法解释、判例以及实践中,我国会将地理标志认为属于通用名称。这对地理标志的保护是非常不利的,也不符合法律的规定。

(1)与《民法总则》的规定不符。根据《民法总则》第一百二十三条规定,民事主体依法享有知识产权,知识产权客体就包括地理标志。地理标志作为知识产权的客体,其权利人依法享有专有的权力,因此不应当认定为“通用名称”。

(2)与《商标法》的立法精神不符

地理标志属于司法解释中“由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓”,但是,以全国范围内的相关公众为判断标准,地理标志是能够区别商品来源的标志。比如“沁州黄”小米,能够区别出特定地区出产的与其他地区质量等特质不同的小米。对于地理标志这种能够区别产品来源功能的标志,不应认定为通用名称。

另外,根据《商标法》,地理标志具有标识特定产品产地来源的作用,可以作为集体商标或者证明商标取得注册,这也证明了地理标志可以具有商标的显著特征,因此不属于通用名称。

(3)对我国地理标志的保护极为不利。《中美经贸协议》第六节第1.16条列出的主管部门在确定某一名称在中国是否为通用名称时,考虑中国消费者如何理解这一名称包括三项因素[6]。这些对通用名称的认定标准与《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条列出的认定标准并不冲突。这就说明,双方对通用名称认定的理解基本一致。那么,如果按照司法解释将地理标志认定为“通用名称”,就应当受到《中美经贸协议》相关条款的限制,比如不能阻止他人使用,可能会被基于通用名称提出异议,注册可能被撤销等。这显然对我国地理标志的保护是极其不利的。

(4)关于通用名称理解和认定的不一致可能会造成混乱。

在官方发布的《中美经贸经贸协议》中英文版本中,通用名称(generic term)是两国公认的词,这个词的字面意思并没有歧义。根据美国商标法,通用名称被认为不论是否通过使用获得第二含义,均不可以取得注册,也不可能获得保护。这也可以解释美方在《中美经贸协议》关于地理标志的部分对通用名称做出各种限制的原因。

国家知识产权局2019年11月27日公告修改的《国外地理标志产品保护办法》第五条规定,在中国不属于通用名称的国外地理标志产品名称才能在华获得保护。该办法第三十三条规定,获得在华保护的国外地理标志产品,在中国境内属于通用名称或演变为通用名称的,可以撤销。这些规定与《中美经贸协议》的相关规定是一致的。

但是,我国目前的司法解释和司法实践对通用名称的定义太宽泛,地理标志会被认为属于通用名称,不仅会造成误解和混乱,而且非常不利于对我国地理标志的保护。

2、可以采取的措施

从《中美经贸协议》看地理标志和通用名称,我国现行法律法规和实践对通用名称的理解与《中美经贸协议》存在不一致的地方。为避免在履行《中美经贸协议》中产生不必要的误解和纠纷,更是为了使地理标志作为知识产权重要客体获得应有的保护,应当采取必要的措施。

(1)对“通用名称”做正确的解释,修改《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条对通用名称的规定。

首先,如前所述,地理标志名称不应当被认定属于通用名称,因此应修改该司法解释规定的“对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,人民法院可以认定为通用名称”。

此外,该司法解释规定,法定的商品名称和约定俗成的商品名称均应当认定属于通用名称。而新修改的《国外地理标志产品保护办法》第五条规定,在华获得保护的国外地理标志产品名称包括“(一)中文名称,由具有地理指示功能的名称和反映产品真实属性的通用名称构成,也可是‘约定俗成’的名称”。二者关于“约定俗成”的名称与“通用名称”的规定不一致,应当做出修改。

(2)在行政裁定和司法判决中避免滥用“通用名称”,对于地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内的称谓,不应认定属于通用名称,而应认定为特有名称或者地理标志名称。

(3)将“通用名称”回归其本来的意义,修改《商标法》第十一条,将通用名称规定为绝对禁止注册的标识,与可以通过使用获得显著性的描述性标识等区别开来。这样不仅与国际接轨,而且避免认识和法律适用上的混乱。

(4)对“通用名称”的认定时间保持一致,修改司法解释第十条规定的“人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称,一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的,以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称”。该规定不符合《中美经贸协议》第六节第1.16条规定的任何地理标志都可能随时间推移而变成通用名称,并可能因此被撤销。

(5)加大宣传引导,使地理标志产品名称和地理标志集体商标或者证明商标的所有人增强保护意识,一方面使地理标志能够获得及时有效的注册和保护,另一方面要重视规范使用方式并积极维权,避免地理标志变成通用名称而丧失权力。

 

[2] J. Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx and Company, 280 Fed 437, 440 (C.C.P.A, 1960).

[3] Trademark and Unfair Competition Law, Ginsburg Et Al., 6th edition. 2017, p. 122

[4] Institut National Des Appellations d’Orginine v. Brown-Forman Corp., 47 U.S.P.Q.2d 1875 (T.T.A.B 1998)

[5] (2013)民申字第1642号再审裁定书

[6] 包括以下因素:1.字典、报纸和相关网站等可信来源;2.该名称所指的货物在中国营销和在贸易中如何使用;3.该名称是否在合适的情况下,在相关标准中被使用以对应中国的一种类型或类别的货物,例如根据食品法典委员会颁布的标准”