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年金管理在中国

Oct 12, 2019 By 代丽荣

根据国家知识产权局近年发布的专利数据,我国俨然已经成为专利申请大国。面对巨大规模的专利档案,专利的年金管理也越来越受到专利申请人的关注。由于专利年金管理相对于专利申请流程的管理来说简单标准,可以依靠系统进行管理,许多大公司申请人会倾向于公司内部知识产权部门直接管理或将其交由专业的年金公司进行全球年金管理。由于我国知识产权事业起步晚,很多专利权人有可能还没有或刚刚接触到年金管理方面的业务。中国国际贸易促进委员会专利商标事务所迄今已提供30多年的中国年金管理服务,我们在实践中总结了一些我们认为在管理中国专利年金时需要重点关注的问题,借此文愿意与广大读者分享,希望我们的经验能够服务到更多的在中国获得专利权的国内外企业。

一、专利权的期限:

发明专利权的期限为20年,实用新型和外观设计的专利权期限为10年,均自申请日起算,而不是优先权日。
但是,专利权期限的截止日期不同于中国专利法规定的关于期限计算的一般规则。根据《专利审查指南》的相关规定,申请日当日计入专利权期限。例如:一件实用新型专利的申请日是1999年9月6日,该专利权的期限为1999年9月6日至2009年9月5日,专利权终止日期为2009年9月6日(在法定假日的情况下不能延期)。
因此在专利运营中,如果涉及到按天计费的专利许可或质押等协议,请专利权人及利害关系人密切关注此专利权期限的计算规则。

二、首年年费年度

专利局在发出的办理登记手续通知书中会写明授予专利权当年的年费年度,这里的当年是指的专利授权时所处于的实际年金年度,而非自然年度。这就意味着在授权日期所落入的这一自然年度,专利权人可能需要缴纳两次年费;同时也意味着在授权日期所落入的自然年度的下一自然年度里,专利权人可能不需要缴纳任何年费。为了方便读者理解,这里列举两个例子进行说明:

例1,申请日为2010年12月1日的发明专利申请,申请人收到国家知识产权局在2014年4月1日发出办理登记手续通知书,要求申请人办理登记手续时缴纳第4年年费及证书费,2014年8月1日此专利被授权。此专利授权后的第一个年金到期日为2014年12月1日,对应的应缴年金年度是第5年而非办理登记手续通知书指明的第4年。虽然,专利权人已经在2014年办理登记手续时缴纳了第4年年费,专利权人仍然需要在2014年12月1日前继续缴纳第5年的年费。

例2,申请日为2010年1月15日的发明专利申请,申请人收到国家知识产权局在2014年8月20日发出办理登记手续通知书,要求申请人办理登记手续时缴纳第6年年费及证书费,2014年12月20日此专利被授权。此专利授权后的第一个年金到期日为2015年1月15日,对应的应缴年金年度就是办理登记手续通知书指明的第6年年费。由于专利权人已经在2014年办理登记手续时缴纳了第6年年费,所以专利权人在2015年不需要缴纳任何年费了。

三、PCT进入中国国家阶段重新确定的申请日  

根据《专利审查指南》第三部分第一章5.3关于援引加入的规定,对于申请文件中含有援引加入项目或部分的,如果申请人在办理进入国家阶段手续时在进入声明中予以指明并请求修改相对于中国的申请日,则允许申请文件中保留援引加入项目或部分。审查员应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书”(PCT/RO/114表) 中的记载为依据,即国际阶段受理局收到援引加入的项目或部分的日期,重新确定该国际申请在中国的申请日,并发出重新确定申请日通知书。

中国的专利权期限按照重新确定的申请日进行起算,这点与许多国家的计算规则不同。专利权人在委托非中国内地的年金公司管理中国年金时,需特别提示这点。也就是说,虽然是基于同一PCT申请在不同国家的获得的专利权,如果此PCT包含援引加入的项目或部分,并且如果其获得的中国专利收到过重新确定申请日通知书,那么中国专利权要按照重新确定的申请日计算年费缴费日和终止日,而不按照PCT国际申请日设置。在进行专利运营时,专利权人及利害关系人也需要特别考虑此点的影响。

四、同日申请的实用新型专利权终止的审慎处理

根据专利法第9条规定:同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权

审查员对于符合上述规定的发明专利申请进行审查的过程中,如果该发明专利申请符合授予专利权的其它条件,应当通知申请人选择修改权项使之与已授权的实用新型权项不同或放弃同日递交的已经授予的实用新型专利权。申请人选择放弃实用新型专利权的应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。不同于根据专利法第44条第1款第2项对于非同日申请的普通申请的放弃专利权的规定,即专利权人提交放弃实用新型专利权声明至专利局当日该实用新型专利权即终止,根据专利法第9条第1款的规定,被声明放弃的同日申请的实用新型专利权将自公告授予发明专利权之日起终止。

发明专利申请将在申请人缴纳办理登记的相关费用和首年年费后,进入公告准备阶段。实践中,审查员在发出授权通知书后,很难审查申请人办理发明专利权登记手续前和公告准备阶段同日申请的实用新型是否终止,即很难审查专利权人是否缴纳了同日申请的实用新型在这段期间到期的下一年的年费等情形。所以就有可能出现违反专利法第9条相关规定,在实用新型终止后发明专利仍然被正常授权的案例。但是专利权人不可以心存侥幸,因为这种情况下即使发明获得授权,根据专利法实施细则65条第2款也可以在后续的无效宣告程序中被宣告无效。

综上所述,专利权人必须审慎处理同日申请实用新型专利的年费监控。专利权人要保证足额缴纳发明授权公告日前到期的实用新型专利年费,以满足专利法第9条中关于同日申请发明授权时先获得的实用新型专利权尚未终止的要求。

五、缴费通知书及专利权终止通知书

当专利权人未能及时或未足额缴纳年费(不包括办理专利权登记手续时同时缴纳的首年年费)时,国家知识产权局应当向专利权人发出缴费通知书。请注意,国家知识产权局不会在年金缴费截止日期之前发送任何提醒。专利权人可以在到期日起6个月内补缴年金和滞纳金。在6个月宽限期到期时,专利权人仍未支付或全额支付年费及相应金额的滞纳金,专利权人将收到专利权终止的通知书。专利权人收到通知书之日起2个月内,可以提交权利恢复请求并补缴全额的年金费用,滞纳金和恢复费。如果专利权人已经在规定的期限内提交了书面的恢复请求或缴足恢复权利请求费,但仍不符合规定的,国家知识产权局会发出办理恢复权利手续补正通知书,通常给予1个月的答复期限,理论上专利权人不可以针对此通知书再请求延期。专利权人在该指定期限之内补正或者补办有关手续符合规定的,审查员会发出恢复权利请求审批通知书准予恢复权利。如果专利权人在指定期限之内未补正或者补正仍不符合规定的,审查员会发出恢复权利请求审批通知书不予恢复并说明不予恢复的理由。

除非遭遇不可抗力,上述恢复期限是专利权人恢复其专利权的最后机会。被恢复的专利权具有追溯力。即专利权恢复后,专利权的连续性及完整性不存在任何瑕疵。

如果专利权人决定采取不缴纳年金的方式放弃某专利权,专利权人将会在后续程序中收到上述的缴费通知书及专利权终止通知书,忽略即可。但是,如果专利权人由于疏忽或错误漏缴或少缴了年金,那这两个通知书会分别提供一次弥补疏忽或错误的机会。

综上所述,我们可以总结发现中国的年金管理不是仅管理年金年度和年金金额那么简单,管理中国年金需要扎实的专业知识和实践经验。中国国际贸易促进委员会专利商标事务所是中国历史最悠久的事务所,也是规模最大的综合性知识产权事务所之一。迄今我们已有30多年的中国年金管理经验和上百万计的案量管理实践。我们的年金部门已经建立了完备的年金监视、数据核实及缴费流程。年金部门依托于所内经验丰富的专利申请、诉讼代理人团队,具备了纵深的知识结构,在处理复杂的年金相关法律事务时有能力提供专业的法律服务。同时年金部门与所内其它业务部门共享先进的商业数据服务系统,具备了快速准确处理大数据业务的能力。我们完全有信心成为专利权人最好的年金管理供应商之一。如果您对中国的年金实践或服务有任何疑问,请随时通过annuity@ccpit-patent.com.cn与我们联系。