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关于印度尼西亚授权专利实施的规定

Aug 5, 2019 By 俞 洁, 刘 琦

众所周知,印度专利授权之后,专利权人应于每年的3月31日前向印度专利局提交FORM27(简称Working Statement),说明上一年度其印度专利生产及使用情况,以完成信息报告义务。

除了印度之外,印度尼西亚专利局于2016年也做出了一个相类似的规定。根据印度尼西亚2016年专利法第13号公告第20条,取得印度尼西亚专利的专利权人必须在授权日起3年内在印度尼西亚对其专利进行实施。

印度尼西亚专利局颁布的这条规定与印度的Working Statement的关注点都聚焦在专利权人对授权后专利的实施。不同的是,印度专利局只要求专利权人对其印度专利在印度的实施情况进行定时披露,而印度尼西亚专利局则要求专利权人必须一定期限内对其印度尼西亚专利进行实施。

如果专利权人未在上述期限内对其印度尼西亚专利进行实施,专利权人可以通过提交延迟请求要求推迟实施专利,该请求有效期5年,并可以延长。专利权人提出延期的原因可能是财务和投资问题,或者缺乏印度尼西亚监管部门的市场准入许可。就此,印度尼西亚专利局给出了一些示例供专利权人参考:

    a)专利权人已拥有全球供应链,该供应链由若干生产中心组成,且这些中心与各种原材料供应商相联通,以便出口到各个国家;
    b)印度尼西亚国内没有生产材料,或者几种生产材料依然依靠进口;
    c)生产工艺需要一种特殊技术,但印度尼西亚尚未有该技术;
    d)生产工艺需要具有特定技能的人力资源,但这种人力资源在印度尼西亚仍然十分有限;
    e)与需求量相比,生产工艺的成本就经济规模来说不成比例;
    f)该国的生产能力不足;
    g)产品或工艺具有高复杂性,类型化和/或敏感性;
    h)与商业秘密有关的原因;
    i)专利权人或经专利权人许可的代理人已经在印度尼西亚以销售、租赁和运输为目的制造,使用,销售,进口,出租,运输或供应该专利产品。

由于此规定是印度尼西亚专利局在2016年颁布,所以对授权日在2016年8月26日前后的印度尼西亚专利在延期期限上也给出了不同的时限安排,具体如下:
    a)对于2016年8月26日当天或之后授予的专利,延迟请求应在授权日起3年内提交;
    b)对于2016年8月26日之前授予的专利,延迟请求应于2019年8月26日前提交

专利权人未在规定的时间内对其印度尼西亚专利进行实施的罚则较之印度专利未按时提交FORM27的罚则来说,可谓是非常严苛。如果专利权人未提交FORM27,则会面临一百万卢比(约合11万人民币)的罚款;而如果专利权人未按时提交对印度尼西亚专利的实施情况或者实施的延迟请求,则其印度尼西亚专利将可以被强制许可给任意第三方,并以未实施为由被提起失效诉讼。

此外,为了进一步规范专利的实施,印度尼西亚政府于2018年还颁布了关于“知识产权许可协议备案”的2018年第36号政府条例。如果存在专利的许可协议,则许可协议应在印度尼西亚专利局登记。

为了避免不必要的严重后果,对于印度尼西亚专利的专利权人来说,如果有授权日在2016年8月26日之前的印度尼西亚专利,且未进行实施,则最好在2019年8月26日之前提交延迟请求。