结合欧洲专利判例探讨修改引入的“中位概括”
魏小薇
摘要：本文结合几个欧洲专利判例讨论了中国专利法第三十三条的适用。具体地，提出了如下问题：应如何界定“原说明书和权利要求书文字记载的内容”？是否只要修改所引入的内容文字上出现在原说明书和权利要求书中即不违反专利法第三十三条的规定？本文的结论是，“原说明书和权利要求书文字记载的内容”既不应基于文字记载的单个技术特征，也不应基于整体的“技术方案”，而是应从技术上存在内在关联的技术特征构成的技术特征组合的角度出发来进行判断。
关键字：专利法第三十三条，修改，中位概括，欧洲专利公约
一、引言
近些年来，随着在专利审查实践中涉及的各方人士对于专利法及其实施条例理解的深入以及通过与国外专利实践比较进行的研究的开展，对于专利法第三十三条的理解和适用出现了诸多讨论。
专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
专利审查指南[1]对“原说明书和权利要求书记载的范围”进行了解释，即“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接、毫无疑义地确定的内容”（见专利审查指南[1]第二部分第八章第5.2.1.1节（2-125））。
然而，关于审查指南对于“原说明书和权利要求书文字记载的内容”的定义，专利审查实践中涉及的各方人士仍然持不同的理解。更具体来说，审查指南中的所述“原说明书和权利要求书文字记载的内容”究竟是怎样的一种概念？这种“内容”是基于各单个技术特征还是基于整体技术方案？再或者是基于其他准则？这些都没有在审查指南中进行明确规定。
由于对该问题的看法不一，在我国专利审查实践中，专利审查员与专利代理人之间存在一定分歧，甚至在不同专利审查员之间、不同专利代理人之间也都存在理解标准的不一致。
以下通过一个易于理解的例子来说明对上述“内容”的理解不同将导致适用专利法第三十三条时的怎样的分歧。
<例子>
说明书实施例
一种图像处理设备，其能够对图像进行图像处理，所述图像处理包括：
步骤a：输入图像；
步骤b：对图像进行尺寸调整处理；
步骤c：对图像进行白平衡处理；
步骤d：对图像进行亮度调整处理；以及
步骤e：输出图像。
原始权利要求
一种图像处理方法，包括：
输入图像的步骤（a）；
对图像进行白平衡处理的步骤（c）；以及
输出图像的步骤（e）。
修改后的权利要求
一种图像处理方法，包括：
输入图像的步骤（a）；
对图像进行白平衡处理的步骤（c）；
对图像进行亮度调整处理（d）；以及
输出图像的步骤（e）。
关于前面提到的问题，如果审查指南中所述的“内容”是从单个技术特征的角度来说的，则由于这种修改的内容文字记载在原说明书和权利要求书中，因此当然符合专利法第三十三条的规定。即，根据这种观点，由于添加的技术特征文字记载在原说明书或权利要求书中，因此这种修改符合专利法第三十三条的规定。
然而，如果审查指南中所述的“内容”是从整体技术方案的角度来说的，则由于这种修改后的方案整体上并未记载在原说明书中，因此不符合专利法第三十三条的规定。更具体地说，原说明书仅记载了将步骤a、步骤b、步骤c、步骤d和步骤e这五个步骤组合在一起作为整体的技术方案，另一方面，原权利要求书仅记载了将步骤a、步骤c和步骤e这三个步骤组合在一起作为整体的技术方案。但是无论原说明书还是原权利要求书均未记载将步骤a、步骤c、步骤d和步骤e这四个步骤组合在一起作为整体的技术方案。也就是说，如果审查指南中所述的“内容”是从整体技术方案的角度来说的，由于修改后的技术方案（即步骤a、步骤b、步骤c和步骤e这四个步骤的组合）未作为一个整体记载在原说明书或权利要求书中，因此这种修改不符合专利法第三十三条的规定。
从以上例子可知，对审查指南中提及的“内容”这一术语的理解不同，会导致对于修改是否符合专利法第三十三条的规定的不同结论。
欧洲专利公约[2]中第123条第（2）款中规定，“欧洲专利申请或欧洲专利不可以使得包含超出原始提交的申请的内容的主题的方式进行修改”。这种规定与中国专利法第33条的规定有相近之处，因此在讨论中国专利法第33条的规定时借鉴欧洲专利实践是有意义的。
二、对一个欧洲案例的讨论
对于前述问题，欧洲专利局引入了“中位概括”的概念。即，中位概括是指位于原始宽范围公开与被限定为更具体的公开之间的未公开的所选特征的组合（见欧洲专利局上诉委员会案例（EPO Boards of Appeal Case Law）T_1408_04[3]第15页最后一行~第16页第2行， http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t041408eu1.pdf）。
以下，围绕上述提到的案例（欧洲专利局上诉委员会案例（EPO Boards of Appeal Case Law）T_1408_04[3]，申请号：EP98930276.5，PCT/US98/12512的欧洲申请）探讨欧洲专利局上诉委员会对此类修改的一些观点和思路，借以对于我国专利法第三十三条的规定的适用给出一些启示。
2.1 案情介绍
该案的PCT原始权利要求的前序部分如下[4]：
“1．一种吸收装置，包括液体可通过的顶片，与所述顶片连结的液体不可通过的背片，以及位于所述顶片和所述背片之间的吸收芯，其特征在于…”
该申请原说明书附图1-3如下。
<主请求>
在对授权后的专利申请的异议（opposition）决定的上诉中，请求人（专利权人）在所提出的主请求中修改了权利要求1，修改后的权利要求1的前序部分如下：
“1．一种吸收装置，包括限定该装置顶面的液体可通过的顶片，限定该装置的反面的与所述顶片连结的液体不可通过的背片，以及位于所述顶片和所述背片之间的吸收芯，其特征在于…”
上诉请求人（专利权人）对于该主请求的修改进行了如下的意见陈述（见T_1408_04[3]第4页第2段）：“引入权利要求1中的关于“限定该装置顶面的”液体可通过的顶片（42），“限定该装置的反面的”液体不可通过的背片（38）的内容是原始申请记载内容的隐含公开的部分，尤其是在考虑了被广泛接受的“顶片”和“背片”的含义的情况下。此外，图1~图3中描述的实施例也公开了具有形成顶面的顶片和与此相对并且形成背面的背片的通常理解的布置。此外，即使这些特征是在本发明的一个实施例中描述的，该结构也显然不限于图中所示的具体实施例。从该专利第[0042]段可清楚看出，顶片、背片和吸收芯可以“以任何适当方式组装”，因而图1~图3所示的情形不是限制性的，并且在解释时必须记住这一点。此外，如T190/99中所说的，权利要求应该由“乐意理解”的头脑来阅读，从而当将修改内容与原始申请记载内容比较时对于修改的含义采用通情达理的解释。”
欧洲专利局上诉委员会认为上述修改超出原申请的内容，不符合EPC第123（2）的要求。
<第三附属请求>
同时，请求人（专利权人）还提出了附属请求（auxiliary requests），在所提出的第三附属请求中修改了权利要求1，修改后的权利要求1的前序部分如下：
“1．一种吸收装置，包括液体可通过的顶片，液体不可通过的背片，以及位于所述顶片和所述背片之间的吸收芯，其中，所述顶片和背片的边缘向外延伸到吸收芯的边缘之外，并且沿着围绕整个外周延伸的接缝直接彼此紧合，其特征在于…”
上诉请求人（专利权人）对于第三附属请求的该修改进行了如下的意见陈述（见T_1408_04[3]第9页第2段）：图1和图3中示出的实施例对于本发明不是限制性的，这从第[0042]段中可明显看出。引入的修改因而适用于对本发明的更加上位的限定。
欧洲专利局上诉委员会认为上述修改未超出原申请的内容，符合EPC第123（2）的要求。
2.2 对于该案例的分析
同样是按照附图中的描绘，为什么主请求中对权利要求1的修改被认为超出原申请的内容，而第三附属请求中对权利要求1的修改不被认为超出原申请的内容呢？
在以上案例中，提及了“中位概括”的概念。欧洲专利局上诉委员会认为，“为了防止中位概括（即，位于原始宽范围公开与被限定为更具体的公开之间的未公开的所选特征的组合），该具体选择的所有必要特征必须被包含在权利要求中。本案中的选择来自附图，然而附图还示出了特定的（虽然常用的）类型的顶片/背片连接。然而，修改的权利要求中缺少对这种特定的连接的限定。因而，出现了中位概括。”（见T_1408_04[3]第15页倒数第2行~第16页第8行）
具体地，对于主请求中的修改，欧洲专利局上诉委员会认为，“形成顶面的顶片和形成反面的背片作为图1-3的一部分被公开，但是这些元素的公开不可被孤立地考虑，因为顶片和背片仅以如下的形态被描绘：顶片和背片中的每一个得外周边缘延伸到吸收芯之外，在吸收芯之外，顶片和背片沿着围绕该外周延伸的接缝被接合”（见T_1408_04[3]第14页倒数第2段）。此外，“在本案中，其中可以认为顶片限定“顶面”并且背片限定“反面”的有关吸收装置的毫无疑义的公开内容只有图1-3的实施例，其中，这些特征仅以一种具体的接合关系一起被示出。因而，虽然本领域技术人员可能会想到顶片/背片结构不需要这种具体接合关系的其他布置，但是这种其他布置并没有被公开” （见T_1408_04[3]第15页第1段）。“本案中的选择来自附图，然而附图还示出了特定（虽然常用）的类型的顶片/背片连接。然而，修改的权利要求中缺少对这种特定的连接的限定。因而，出现了中位概括”（见T_1408_04[3]第16页第1段）。
可见，按照欧洲专利局上诉委员会的标准，即使单个的技术特征本身被文字记载在原说明书或权利要求书中，或者能够从附图中毫无疑义地确定，但是由于该单个的技术特征原本是作为与其它一些特征的组合而一起记载在说明书中的，从原本记载在一起的技术特征的组合中挑选单个的技术特征将其添加到权利要求中属于对技术方案的概括，而在修改时对技术方案的重新概括是不被允许的。
另一方面，对于第三附属请求中的权利要求修改，虽然其这种修改也并未将图1-3中的全部技术特征（例如移除签（remove tag）52和具体的卵形平面形状等）限定在修改后的权利要求1中，似乎也应该因符合上述的“中位概括”的标准而不被接受，但是欧洲专利局上诉委员会仍认为这种修改不违反EPC第123（2）的规定。
针对第三附属请求中的修改，欧洲专利局上诉委员会认为（见T_1408_04[3]第26-27页）“虽然该装置的移除签52和具体的卵形平面形状也在该图中示出，但是这些元素并非不可避免地与顶片/背片封口配置相关联”。“因而，本领域技术人员毫无疑义地理解，这些特征并不是顶片/背片结构的一部分，并且可从图1~3的实施例中忽略”。
以上的主请求和第三附属请求的修改具有怎样的区别以使其关于是否超出原申请的内容具有不同的结论呢？
在主请求的修改中，虽然可从图1~3中看出顶片限定了顶面以及背片限定了反面，但是图中并未将该特征作为与其它特征无关的孤立特征公开该特征。也就是说，从图1~3中能够毫无疑义地看出的与顶片和背片的设置方式有关的其它相关技术特征是与顶片限定了顶面以及背片限定了反面不可分割的内在关联的技术特征。即，图1~3中既然公开了顶片如何限定顶面以及背片如何限定反面，那么这种特征就应与“顶片限定了顶面以及背片限定了反面”一起添加到权利要求中。
在副请求的修改中，将与顶片与背片的具体设置方式有关的所有技术特征构成的技术特征的组合，即“所述顶片和背片的边缘向外延伸到吸收芯的边缘之外，并且沿着围绕整个外周延伸的接缝直接彼此紧合”，限定在权利要求1中。虽然从图1-3中也能够毫无疑问地认定移除签52和具体的卵形平面形状等，但是由于这些技术特征并非与顶片与背片的具体设置方式有关，因此不属于与该技术特征有关的技术特征的组合，从而缺少这些技术特征的修改也被欧洲专利局上诉委员会接受。
2.3 对于该案例的总结
因此，对于本文引言部分提出的问题，即“原说明书和权利要求书文字记载的内容”究竟是怎样的一种概念，这种“内容”是基于各单个技术特征还是基于整体技术方案，欧洲专利局上诉委员会给出的答案是：这种“内容”既不基于各单个技术特征也不基于整体技术方案，而是本领域技术人员认定的内在相互关联的若干技术特征构成的一个技术特征组，在这个技术特征组中，技术特征彼此紧密关联而不可分割。由于本领域技术人员在阅读原申请文件时只能毫无疑问地确定这个技术方案组中的多个技术方案共存且对于解决技术问题而共同发挥作用，因此在修改权利要求时将这个技术方案组中的原申请文字记载的一个技术特征单独限定到权利要求中仍被认为是超出原说明书和权利要求书记载的范围。
三、进一步思考和总结
虽然欧洲专利局上诉委员会在上述案例中给出了以上的意见，即根据技术特征之间的相关性来判断记载在原说明书中的、可被允许加入到权利要求中的最小技术方案组合。然而，其并未深入讨论如何确定权利要求之间是否具有这种相关性，以及在怎样的背景下确定这种相关性。
例如，是否在所有实施例中都记载在一起的用“并且”之类的词汇连接的两个技术特征一定是相关的技术特征是必须包含在这个组合中呢？实际上，这种抛开技术而单纯从文字角度或者形式角度来做出这样的判断是不妥的，应该由本领域技术人员从技术的角度来判断技术上的内在关联性。即使在原说明书中使用了“并且”之类的词汇连接两个技术特征或者在所有实施例中这两个技术特征都共同出现，如果本领域技术人员认为两个技术特征之间在解决技术问题的贡献方面并不具有必然的关联，即，如果本领域技术人员根据现有技术的知识能够毫不怀疑地确定其中一个技术特征可以脱离另一个技术特征来实施，则应该认为这两个技术特征不是相关的技术特征，并且应该允许单独添加到权利要求中。
回到引言部分中提到的例子，根据以上的观点，虽然在原说明书中，“白平衡处理”的步骤和“白平衡处理”的步骤共同存在于一个实施例中，但是由于本领域技术人员能够毫无怀疑地知晓图像处理中的白平衡处理和亮度处理之间并不存在不可避免的内在技术关联，而是可以省略其中之一而分开执行的，因此该例子中的修改是符合中国专利法第33条的规定的。
因此， “原说明书和权利要求书文字记载的内容”既不应基于文字记载的单个技术特征，也不应基于整体的“技术方案”，而是应从技术上存在内在关联的技术特征构成的一个技术特征组合的角度出发来进行判断。即，属于所述一个技术特征组合的相互关联的技术特征应整体作为“原说明书和权利要求书文字记载的内容”，将其割裂地选择其中部分特征加入到权利要求书中的概括技术方案中会导致本领域技术人员看到原说明书和权利要求书未公开的方案。相反，如果两个技术特征并无内在技术关联，则不应将其整体作为“原说明书和权利要求书文字记载的内容”。
参考文献
[1]“专利审查指南”，中华人民共和国国家知识产权局，知识产权出版社，2010年
[2] The European Patent Convention, http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html
[3] EPO Boards of Appeal, T_1408_04, http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t041408eu1.pdf
[4] WO98/57608，世界知识产权组织国际局
作者单位：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所